11. Hukuk Dairesi 2023/3790 E. , 2024/1471 K. İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi SAYISI :2020/30 Esas, 2022/232 Karar ... DAVA TARİHİ : HÜKÜM :Kısmen kabul Taraflar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, markanın hükümsüzlüğü bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Mahkeme kararı, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul …
**11. Hukuk Dairesi 2023/3790 E. , 2024/1471 K.** **"İçtihat Metni"** İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi SAYISI :2020/30 Esas, 2022/232 Karar ... DAVA TARİHİ : HÜKÜM :Kısmen kabul Taraflar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, markanın hükümsüzlüğü bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Mahkeme kararı, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı şirketin ''SANTA BARBARA POLO RACGUET CLUB + ŞEKİL '' ibareli markanın sahibi olduğunu, bu markanın müvekkiline ait ''POLO'' ve ''POLO GARAGE'' ibareli tanınmış markaları ile aynı sınıflarda tescilli olup, iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, davalı marka tescilinin müvekkili markalarına tecavüz teşkil ettiğini, haksız kazanç sağlanmasına sebebiyet verdiğini, müvekkiline ait seri markalardan biri olarak algılandığını belirterek iltibas ve haksız rekabetin önlenmesine, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep etmiştir. II. CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; hükümsüzlüğü talep edilen markanın dava açıldıktan sonra 26.03.2008 tarihinde ''Picassu İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. (Picassu)'' ne devredildiğini, pasif husumetten reddi gerektiğini, ''POLO'' kelimesinin ... hak sahibinin davacı olmadığını, ... hak sahibinin ABD uyruklu dava dışı Polo Ralph Lauren firması olduğunu, taraf markalarının aynı veya benzer olmadığı gibi, aynı ve benzer ürünler üzerinde de kullanılmadığını, iltibasın söz konusu olmadığını, davacının ... süre tesciline ses çıkarmadığı dava konusu marka için müvekkilinin büyük miktarda yatırım yaptığını ve markanın eylemli kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını, tescilli markasını kullanan müvekkilinin haksız rekabetinden söz edilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir. III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. Mahkemece Verilen İlk Karar Mahkemece 24.12.2010 tarih, 2007/38 E., 2010/231 K. sayılı kararı ile davacı markalarındaki asli unsurun ''POLO'' ibaresi olduğu, davalı markasında ise ''polo'' ibaresinin markadaki ibarelerden yalnızca biri olduğu, esaslı unsur olarak kullanıldığı sonucuna varılamadığı, taraf markalarındaki at üzerindeki insan figürün çizim şekli ve görsellik olarak farklı olduğu, markalar bütünsel olarak değerlendirildiğinde karışıklığa sebebiyet vermeyeceği, davacı markasının asıl unsuru olan ''POLO'' ibaresinin tasviri bir işaret olduğu, iltibas tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince edilmiştir. B. Birinci Bozma Kararı Dairemizin 12.06.2012 tarih, 2011/3735 E. ve 2012/10329 K. sayılı kararıyla dava konusu markada yer ... ''POLO'' ibaresi markanın tescilli olduğu mallar bakımından karakteristik özellik belirten işaretlerden olmayıp, markanın şekil unsuru ile birlikte asıl unsurunu oluşturduğu, davacı adına daha önceki tarihlerde tescil edilmiş bulunan markalarda da ''POLO'' asli unsurunun ve şekil unsurunun bulunduğu dikkate alındığında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 8 ... maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca davalı markasında yer ... ''POLO'' ibaresi ve şekil unsurunun işletmeler arasında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltibas tehlikesi yaratacağı, uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiş, davacı vekilince karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Dairemizin 05.02.2013 tarih, 2012/18960 E. ve 2013/1887 K. sayılı kararıyla, davalının cevap dilekçesinde dava konusu markayı dava tarihinden sonra dava dışı Pikassu Der. Ayak. San. Ltd. Şti.'ne devrettiğini savunduğu, devre ilişkin 26.03.2008 tarihli noter devir sözleşmesini, devrin tesciline ilişkin 28.03.2008 tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) başvuru dilekçesi ile 09.04.2008 tarihli devrin gerçekleştirildiğine dair TÜRKPATENT yazısını delil olarak ibraz ettiği, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (1086 sayılı mülga HUMK'nın 186 ncı maddesi) 125 ... maddesi uyarınca davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacının kullanacağı yetkilerin etraflıca düzenlendiği, isterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam edebileceği gibi isterse devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürebileceği, somut uyuşmazlıkta davalının, hükümsüzlüğü istenen markayı davadan sonra devir ettiği anlaşılmış olmasına rağmen davacı tarafa 6100 sayılı Kanun'un 125 ... maddesi uyarınca seçim hakkı verilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediği gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiştir. C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar Mahkemenin 17.12.2015 tarih, 2013/71 E. ve 2015/260 K. sayılı kararı ile davacı vekilinden 6100 sayılı Kanun'un 125 ... maddesi kapsamında tercihinin sorulduğu, davaya markayı devreden tarafla olan davaya devam ettirmeyeceklerini, tercihlerini markayı devralan Pikassu'ya karşı devam edeceklerini bildirdiklerini, benzerliğin yazım tarzı, sesteşlik, kavramsal benzerlik veya görsel benzerlik gibi hususlar nazara alınarak, markalar bütünsel olarak değerlendirilip incelendiğinde, bilirkişi raporunda açıkça belirtildiği üzere, takım halinde at üzerinde oynanan oyunu ifade eden polo ibaresinin tasviri nitelikli olması sebebiyle zayıf marka olarak değerlendirileceği, davacının polo ibaresi ile birlikte şekillerin de bulunduğu markaları ile bu ibareye ilave edilen tasviri olmayan kelimelerden oluşan diğer markalarının kuvvetli marka olduğu, davalının markasının Santa Barbara Polo & Racquet Club ibaresinden oluştuğu, bu ibare içerisinde davacının zayıf markası olan Polo ibaresinin mevcut olduğu, ancak belirtildiği üzere tasviri nitelikli olan bu kelimenin davalı markası içerisinde doğrudan belirleyici unsur, yani markanın asli unsuru niteliğinde olmadığı, her ne kadar davacı markaları ile davalının markasında 24 üncü sınıfta ortak emtia tescili mevcut ise de, yapılan bütünsel değerlendirmede, tüketicilerin davacı markası ile davalı markası arasında doğrudan irtibat kuramayacakları, karıştırma ihtimalinin bulunmadığı, ayrıca her ne kadar bilirkişi raporunda davalı yanın markayı kullanım yoluyla ayırt edicilik nitelik kazandığı yolunda yeterli değerlendirme yapılmamış ve bu hususta ... inceleme talep edilmiş ise de, dosya kapsamı nazara alındığında, ... inceleme yapılmasına gerek olmadığı, davalının markasının tescil tarihi ve ... süreli olan kullanım durumu nazara alındığında, ayırt edici nitelik taşıdığı gibi, tescilli sınıftaki mal ve hizmeti ... tüketicilerin davalı markasını gördüklerinde, davacının Polo unsurlu markaları dolayısıyla davalı ile davacı arasında ekonomik bir bağ ya da işletmesel ilişki olduğu sonucuna varmayacakları gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. D. İkinci Bozma Kararı Dairemizin 26.03.2018 tarih, 2016/9794 E. ve 2018/2244 K. sayılı kararıyla, Dairemizin 12.06.2012 ve 05.02.2013 tarihli ilamlarında da açıklandığı üzere, davacı markaları ile dava konusu marka arasında 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi anlamında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltabas tehlikesi bulunduğu, bu durumda markaların kapsadıkları mal ve hizmetlerden aynı ve benzer tür olanların belirlenmesi suretiyle 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 42 nci madde hükümlerinin dikkate alınması, farklı tür mallar bakımından ise davacının tanınmışlık iddiası bulunduğundan aynı KHK'nın 8 ... maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirme yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken işaretler arasında benzerlik bulunmadığına dair yazılı gerekçe ile davanın reddinin isabetli olmadığı, ancak, davalı taraf kullanımla ayırt edicilik savunmasında bulunduğu, mahkemece de markanın kullanımla ayırt edici hale geldiği gerekçesiyle de davanın reddedildiği, 22.06.2004 tarih 5194 sayılı Kanun ile 556 sayılı KHK'nın 7 nci maddesinin son fıkrasında düzenlenen kullanımla ayırt edicilik kazandırılması istisnasına ilişkin hükümde yer ... aynı maddenin (b) bendi yürürlükten kaldırılarak yerine (a) bendinin getirildiği, 42 nci maddenin son fıkrasındaki (b) bendine yapılan atıfta aynı şekilde (a) bendi olarak değiştirildiği, Dairemizin 02.06.2006 tarih 3308/6604 sayılı (KAYMAKLIM) kararında da açıklandığı üzere, kullanımla ayırt edicilik savunmasının tescilli markanın hükümsüzlüğü için açılan dava tarihine kadar geçen süreyi de kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiği, ne var ki, somut uyuşmazlıkta 16.02.2007 olan dava tarihinden önce 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la (5194 sayılı Kanun) 556 sayılı KHK'nın 7 nci maddesinin son ve 42 nci maddesinin son fıkralarındaki (b) bendine yapılan atıf yürürlükten kaldırılmış olduğundan, kullanımla ayırt edicilik istisnasının da ancak 5194 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar gerçekleştiğinin kanıtlanması gerektiği, davalı tarafın bu husustaki delillerini dosyaya sunmuş olduğu, bu durumda, dava konusu markaya 5194 sayılı Kanun ile yazılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazandırılmış olup olmadığı hususunda ... bir bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken Mahkemece bu konuda eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi de doğru görülmediği, o halde Mahkemece öncelikle dava konusu markaya kullanımla ayırt edicilik kazandırılıp kazandırılmadığının tespiti, aksi takdirde ise bu kez uyuşmazlığın yukarıda açıklandığı üzere 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının b bendi ve 8 ... maddesinin dördüncü fıkrası gözönüne alınarak yapılacak değerlendirme ile sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddinin isabetli görülmediği gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiştir. E. Mahkemece İkinci Bozmaya Uyularak Verilen Karar Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, hükümsüzlüğü talep edilen “SANTA BARBARA POLO & RACOUET CLUB” şekil markasının “Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler,kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, ... kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çantaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları, torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alışveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler” için 24 üncü sınıfta tescil edildiği, marka tescil başvurusunun 10.10.2002 tarihinde yapıldığı, davacının “POLO” esas unsurlu markalarının ise 25 ... sınıfta iç ve dış giysiler dahil olmak üzere muhtelif sınıflarda tescil edildiği, davacı markasının tescilli olduğu iç ve dış giysiler ile davalı markasının tescil listesindeki emtialar aynı satış kanallarında ve aynı mağazalarda/reyonlarda satışa sunulan emtialar olduğu, bu durumun ortalama tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verebileceği, markaların kaynağının aynı olduğu veya birbiri ile bağlantılı olduğu intibaı yaratabileceğinden, davalı markasının 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının b bendi uyarınca hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, davalı markasının 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazanmadığı, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile davalı adına 2002 25927 tescil no.lu “SANTA BARBARA POLO & RACOUET CLUB”şekil” markasının 24 üncü sınıftaki “Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler, kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, ... kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çamtaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları. torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alişveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, âsömlikler, etiketler, kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler” emtialar yönünden hükümsüzlüğüne, haksız rekabete dayalı taleplerin reddine karar verilmiştir. IV. TEMYİZ A. Temyiz Yoluna Başvuranlar Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur. B. Temyiz Sebepleri 1.Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; davalı yanın markasını kullanımının haksız rekabet teşkil ettiği açık iken gerekçe gösterilmeden ret kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğunu, ''POLO'' markasının ticari hayatında davalı şirketçe kullanıldığını, haksız ve hukuka aykırı bir gaye ile kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini, müvekkil markasının tanınmışlığından faydalanmak istediğini, bu markaların taraflara ait mağazaların tabelalarında, ürünlerinde ve sair iş evraklarında yer aldığı dikkate alındığından kullanımın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54 ve devamı maddeleri uyarınca haksız rekabet teşkil ettiğini, ret kararına ilişkin hükmün neye dayalı olarak kurulduğunun belirsiz olduğunu belirterek, kısmen reddine dair kararın bozulmasını, kısmen kabulüne ilişin kısmın onanmasını istemiştir. 2. Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; müvekkile ait markanın tescil tarihi itibari ile davacıya ait tanınmış markanın bulunmadığı hususunun Mahkemece de hüküm altına alındığını, müvekkile ait markanın 2003-2004 yıllarında yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını, her ne kadar 556 sayılı KHK'da tescil tarihinden önceki dönemde kazanılan ayırt edicilikten söz edilmiş ise de, gerek doktrin gerek Yargıtay kararlarında söz konusu ayırt ediciliğin tescil tarihi ile dava tarihine kadar kazanılmış ise yine markanın hükümsüzlüğünün kabul edilmeyeceğinin kabul edildiğini, Avrupa Birliğinin markalar ile ilgili 89/104 sayılı yönerge ve 40/94 sayılı tüzüğünde de bu hususun kabul edildiğini, Yargıtay ilamları ile de tescilden sonra ayırt edicilik kazanılması halinde hükümsüzlük davası açılamayacağının belirtildiğini (Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 13.01.2005 tarih, 2005/3308 E., 2006/6634 ve 18.06.2007 tarih, 2006/6884 E., 2007/9262 K.), bozma kararında da müvekkilce kazanılan ayırt ediciliğin 22.06.2004 tarihinde kadar kazanılıp kazanılmadığının incelenmesi gerektiğinin belirtildiğini, bu hususta yasada açık hüküm bulunmadığını, doktrinde ve ATAD kararlarında bazı kıstasların bulunduğunu, gerek mahkemece gerek alınan bilirkişi raporunda bu kıstaslara ilişkin değerlendirme yapılmadan ve nasıl belirlendiği açıklanmadan sadece sonuç kısmında ''2006 yılının sonu..'' şeklinde bir ifade ile belirsiz bir tarih verildiğini, bilirkişi raporunun 12.sayfasında taraflarınca sunulan tüm kullanım belgelerinin sıralandığını, bunlara ek olarak tanıtım ve reklam filmlerinin mevcut olduğunun belirtildiğini ancak 2004 tarihinde düzenlenen 34 AYMOD fuarında müvekkil firmanın ... ... ve ... ...'i konuk ettiğini ve reklam faaliyetleri yürüttüğünden bahsetmediğini, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile en geç 2004 yılının başında ayırt edicilik kazandığı düşünülen müvekkile ait markanın hangi gerekçe ile ayırt edicilik kazandığı tarihin 2006 yılının sonu olarak belirlendiğinin anlaşılamadığını, müvekkili markanın tescili içim 10.10.2002 tarihinde başvurduğunu, 05.12.2003 tarihinde tescil edildiğini, bilirkişi raporunda da kullanımın 2003 yılının başında başlandığının açıkça belirtildiğini, tescil ettirdikten sonra derhal yoğun kullanmaya başladığını, eldeki davanın 16.02.2007 olup başvuru tarihi ile dava tarihi arasında yaklaşık 5 yıllık süre olduğunu, davacının 5 yıl bekleyip bu davayı açtığını, ... süre müvekkil kullanımına ses çıkarmadığını, Mahkemece sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmediğine ilişkin hiçbir gerekçe belirtmediğini, Mahkemece ''birlikte var olma'' savunmalarına kararında hiç değinmediğini, ara karar ile bu hususun bilirkişilerce değerlendirilmesi için ancak bilirkişiler ve Mahkemece değerlendirme yapılmadığını, birlikte var olmaya ilişkin kanunda düzenleme olmadığını, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2012/9617 E., 2012/11464 K. sayılı kararıyla ... süre piyasada birlikte barışçıl bir biçimde var olan işaretlerin tescilinin mümkün olduğuna dair kararı olduğunu, buna dair 3 koşulun mevcut olduğunu, birinci koşulun; taraflara ait işaretlerin ... bir dönem boyunca piyasada çatışma yaşanmaksızın birlikte var olması, ikinci koşulun tarafların halihazırda karşı tarafın kullanımını bilmesi ya da bilmesi gerekmesi, ... süreli ve yoğun kullanım neticesinde markaların piyasada potansiyel tüketici nezdinde ayırt edilmesi olduğunu, müvekkilinin eldeki davaya 2002 yılından beri yoğun bir şekilde kullandığını, dava tarihi itibariyle 5 yıl boyunca an itibari ile 21 yıl boyunca davacının tescilli markalarıyla birlikte var olmak suretiyle kullandığını, müvekkil ile davacı arasında hiç bir marka uyuşmazlığı olmadığını böylece ilk koşulun karşılandığını, tarafların tacir oldukları ve eldeki dava özelinde kulladıkları marka, ticaret unvanı, işletme adı vb. işaretleri çok iyi bildiklerini ikinci koşulun da oluştuğunu, bilirkişi tarafından müvekkil markasının 2006 yılı başında ayırt edicilik kazandığının belirtildiğini, 3 koşulunda oluştuğunu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 09.10.2019 tarih, 2018/4330 E., 2019/6393 K. sayılı kararında markanın tescil tarihinden marka tarihine kadar ayırt edicilik kazanmış ise hükümsüz kılınamayacağını, ''2006 yılı sonu'' ibaresine katılmamakla beraber bu tarih kabul edilse dahi tescil tarihinden sonra ancak dava tarihinden önce yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ve 5 yıldan fazla davacının bu kullanıma sessiz kaldığı göz önünde bulundurulduğunda müvekkile ait markanın hükümsüz kılınamayacağı ve birlikte var olma koşullarını aşikar olduğunu belirterek kararın bozulmasına karar verilmesini istemiştir. C. Gerekçe 1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, markanın hükümsüzlüğü ve haksız rekabetin önlenmesi istemine ilişkindir. 2. İlgili Hukuk 1.6100 sayılı Kanun'un 125 ... maddesi. 2.556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin dördüncü fıkrası ve birinci fıkrasının (b) bendi. 3. Değerlendirme 556 sayılı KHK'nın uygulandığı dönemde tescilli markanın kullanımının markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı Dairemizin istikrarlı uygulaması olduğundan dosyadaki yazılara, Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin ve davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. V. KARAR Açıklanan sebeplerle; Taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA, Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden taraflara ayrı ayrı yükletilmesine, Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 26.02.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.